Большинство лицензионных договоров заключается на возмездной основе. Плата по таким договорам обладает рядом особенностей, которые стоит учитывать при заключении сделки.
По лицензионному договору одна сторона (обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ). Обладателя права называют лицензиаром, а получателя - лицензиатом.
В соответствии со ст. 1236 ГК РФ выделяют два основных вида лицензионных договоров:
-
договор о предоставлении простой (неисключительной) лицензии. Таких договоров лицензиар может заключить одновременно несколько с разными контрагентами;
-
договор о предоставлении исключительной лицензии. Такой договор лицензиар может заключить только один с одним лицензиатом.
Чаще всего лицензионный договор заключается на возмездной основе, хотя возможен и вариант безвозмездной передачи права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в отношениях между коммерческими организациями возможно заключение сделки исключительно на условиях платности).
Существенным условием всех лицензионных договоров, и возмездных, и безвозмездных, является их предмет. Предметом лицензионного договора является не только само право использования, но и способ использования. Это значит, что при заключении такой сделки стороны должны договориться не только непосредственно о передаче права использования, но и о том, каким способом это право можно будет реализовать (на какой территории, для какого круга лиц и т.п.) Отсутствие договоренности по существенным условиям договора является основанием для признания такого договора незаключенным.
Для возмездных договоров существенным является также условие о размере вознаграждения лицензиара. Другими словами, если лицензионным договором не определен размер и порядок осуществления оплаты, то такой договор будет признан незаключенным. Правила определения цены, установленные п. 3 ст. 424 ГК РФ, в этом случае неприменимы.
Нужно иметь в виду также и то, что, если в договоре не указан размер и порядок выплаты вознаграждения, такой договор не будет автоматически считаться безвозмездным. Чтобы заключить безвозмездный договор, в нем нужно обязательно так прямо об этом и написать. Если в лицензионном договоре нет указания на безвозмездность и при этом в нем не определен размер вознаграждения, на основании п. 5 ст. 1235 ГК РФ такой договор признается незаключенным.
Вознаграждение по лицензионному договору: виды.
Законом не установлено единого требования к тому, в какой форме должно выплачиваться вознаграждение. На практике чаще всего выплаты по лицензионному договору осуществляются в виде:
-
фиксированного разового платежа. В договоре должен быть указан конкретный размер выплаты и срок ее перечисления;
-
фиксированных периодических платежей. Лицензиат обязан совершать платежи в твердой, установленной договором сумме с определенной периодичностью - ежемесячно, ежеквартально, ежегодно и т.д. Фиксированные выплаты по лицензионному договору не зависят от реального использования предмета договора: даже если результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации не использовались, лицензиат все равно обязан перечислить оговоренную сумму;
-
процентов от дохода, полученного лицензиатом. Договором установлен процент от прибыли, платежи совершается за определенные промежутки времени, к примеру, тоже раз в месяц. Если прибыли не было, то, соответственно, и платеж не производится;
-
другими способами.
Возможно также совмещение двух способов оплаты - вознаграждения в твердой сумме и в процентном соотношении от прибыли. Это, пожалуй, самый выгодный для лицензиара вариант, поскольку, с одной стороны, ежемесячный фиксированный платеж страхует его от возможного неиспользования контрагентом предмета договора, а с другой, при успешном развитии бизнеса лицензиата гарантирует высокий доход.
Если стороны согласовали в договоре и фиксированные платежи, и проценты от дохода, а в действительности произведение не использовалось и никакой прибыли лицензиат не получил, то фиксированный платеж все равно должен быть произведен. Это объясняется тем, что предметом лицензионного договора является именно право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Передав по договору право использования, лицензиар может рассчитывать на получение вознаграждения. Более того, он даже может потребовать от лицензиата возмещения ему убытков и расторжения договора, если переданное право не используется и, соответственно, не приносит прибыли (п. 40 постановления №10 Пленума ВС РФ от 23.04.2019).
То же самое касается и ситуаций, когда стороны договорились о выплате вознаграждения в форме процентов от дохода - если лицензиат не использует предмет договора и не имеет выручки, лицензиар вправе требовать возмещения убытков и расторжения сделки.
Что такое "роялти"?
При обсуждении условий лицензионных договоров стороны часто используют этот термин, хотя в законе его нет. Под роялти понимаются платежи, которые совершаются с определенной периодичностью, - как фиксированные, так и процентные.
Судебная практика по лицензионным договорам, связанная с выплатой (невыплатой) вознаграждения.
Выше уже упоминалось, что лицензиат обязан выплатить лицензиару фиксированное вознаграждение даже в том случае, если он не использует полученное право ла результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Однако из этого правила есть исключение. В 2021 году судом было принято решение по делу №А40-36475/2021, которым истцу было отказано в удовлетворении требований о выплате вознаграждения по сублицензионному договору в связи с неиспользованием переданного права.
Суть дела заключалась в следующем: ответчик, он же сублицензиат, заключил сублицензионный договор с целью выполнения своих обязательств по госконтракту. Однако впоследствии госзаказчик отказался от исполнения этого госконтракта в одностороннем порядке, в связи с чем сублицензиат утратил необходимость в использовании полученного по сублицензионному договору права. Рассмотрев дело, суд счел, что требования истца необоснованны. Спорным сублицензионным договором выплата вознаграждения ставилась в зависимость от получения лицензиатом финансирования от госзаказчика. Поскольку финансирования не было, то и вознаграждение выплате не подлежало. Кроме того, истец был заранее осведомлен о том, что исключительные права по рассматриваемому сублицензионному договору могли быть переданы только госзаказчику и оплачены только за счет средств федерального бюджета. Суд установил, что односторонний отказ госзаказчика от договора сделал невозможным исполнение сублицензиатом его обязанностей по выплате лицензионного вознаграждения. В связи с этим, в исковых требованиях было отказано.
