По лицензионному договору может быть предоставлена как простая, так и исключительная лицензия. Поговорим об исключительной: что это такое, как правильно оформить договор, каковы его особенности?
Лицензионный договор предполагает предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации называется лицензиаром, а получатель этого права по договору - лицензиатом. Право использования предоставляется на время и чаще всего за плату (хотя бывают и безвозмездные лицензионные договоры).
Особенность лицензионных договоров заключается в том, что по ним передается именно право использования какого-либо исключительного права, в то время как само исключительное право остается у первоначального владельца (чтобы передать его, нужно заключить договор об отчуждении).
В соответствии с п. 1 ст. 1236 ГК РФ право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации может быть предоставлено двумя способами:
-
на основании договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии;
-
на основании договора о предоставлении исключительной лицензии.
Отличие между ними состоит в том, что договоров о предоставлении простой лицензии лицензиар может заключить одновременно несколько с разными контрагентами, а исключительная лицензия подразумевает предоставление права использования только одному лицу. Кроме того, во втором случае на все время действия договора лицензиар и сам утрачивает право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в тех пределах и теми способами, какие переданы исключительному лицензиату, если только самим договором не установлено иное (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ). Однако доработкой предмета договора лицензиар заниматься вправе. Например, передав исключительные права на использование компьютерной программы, он может продолжать ее совершенствовать.
Договор исключительной лицензии: условия и правила заключения.
Договор о предоставлении исключительной лицензии стоит предпочесть в том случае, если лицензиату важно, чтобы результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации не использовал больше никто, кроме него самого.
Приняв решение заключить договор исключительной лицензии, стороны должны отразить это в тексте самого договора. Если данным правилом пренебречь, т.е. не указать, что предоставляется именно исключительная лицензия, сделка будет считаться заключенной на условиях предоставления простой лицензии (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).
РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА В РОСПАТЕНТЕ
Лицензионный договор подлежит заключению только в письменной форме (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Кроме того, в ряде случаев, прямо предусмотренных законом, требуется также государственная регистрация лицензионного договора в Роспатенте (например, в обязательном порядке регистрировать нужно договор о предоставлении права использования товарного знака). В преамбуле договора необходимо указать наименование сторон, а также их правовой статус (лицензиат или лицензиар).
Далее следует подробно расписать условия договора. Все условия можно разделить на основные (существенные), без достижения договоренности по которым сделка считается незаключенной, и прочие условия, которые, несомненно, тоже важны, однако даже если стороны при составлении договора про них забудут, это не будет иметь последствия в виде признания этого договора незаключенным.
К существенным условиям лицензионного договора относят:
1) предмет, то есть описание предоставляемого права, а также способов и пределов его использования. Под правом использования может подразумеваться, к примеру, право воспроизведения какого-либо музыкального произведения или право пользования определенной компьютерной программой. Что же касается способов и пределов использования, то тут речь может идти, к примеру, о том, на какой территории возможна реализация полученного на основании договора права, какими лицами и т.п.
Несмотря на кажущуюся простоту этого условия (уж чего проще - описать предмет договора!), очень часто стороны не предусматривают в тексте договора какие-то, на первый взгляд, мелочи, которые впоследствии приводят к конфликтным ситуациям и даже к судебным спорам. Например, в договоре о предоставлении права пользования компьютерной программой не указывают конкретное количество человек-сотрудников компании, которые вправе подключаться к этой программе, или не прописывают, кто из сотрудников наделяется правом пользования - исключительно те, кто состоит в штате, или еще и те, кто работает, например, по гражданско-правовым договорам и т.д.;
2) размер вознаграждения лицензиара (если речь идет о возмездном договоре). Важно не просто указать сумму вознаграждения, но и определить способ его выплаты. Это может быть фиксированный разовый платеж, периодические платежи в твердой сумме, процент от дохода, полученного лицензиатом, а также совмещение двух различных способов оплаты.
Среди прочих условий можно выделить:
1) срок договора исключительной лицензии. По общему правилу, срок не должен превышать срок действия самого исключительного права. При этом, если срок в договоре не указан, считается, что стороны заключили сделку не более чем на 5 лет (если срок исключительного права истекает раньше, то договор считается заключенным до момента его истечения).
АВТОРСКИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР: ОБРАЗЕЦ
Продлить срок действия договора можно, если само право еще продолжает действовать. Чтобы это сделать, сторонам нужно составить дополнительное соглашение в той же форме, что и договор, т.е. в письменной;
2) права и обязанности сторон. У лицензиара основная обязанность - не создавать препятствий пользованию лицензиатом предоставленным правом, а основное право - получать вознаграждение. У лицензиата же - много обязанностей (не нарушать условие о пределах и способах использования права, своевременно выплачивать вознаграждение и т.п.) и главное право - пользоваться результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации;
3) возможность заключения сублицензионного договора. Такая возможность допускается только с письменного разрешения лицензиара (ст. 1238 ГК РФ), которое может быть выражено как в отдельном документе, так и зафиксировано в тексте самого договора.
Особенности договора исключительной лицензии.
Один и тот же договор может предусматривать передачу результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации одновременно на условиях простой и исключительной лицензий. Это возможно, если стороны договорились о различных способах использования предмета договора. Например, одна и та же видеозапись какого-либо фильма может распространяться посредством продажи на диске на основании исключительной лицензии и одновременно публично воспроизводиться на основании простой лицензии.
Считается, что исключительная лицензия выгоднее для лицензиата. К примеру, только лицензиат по договору исключительной лицензии может защищать свои нарушенные права по правилам ст. 1250 и 1252 ГК РФ, в рамках пользования объектом договора о простой лицензии ссылки на указанные статьи не допускаются (ст. 1254 ГК РФ).
